１、そもそも「色」を表す商標は商標登録できるのか
色を表す表示（例えば「青」や「グリーン」）を明朝体やゴシック体などのよくある文字書体で商標登録を受けようとしても、指定商品によっては登録を受けることが難しいことがあります。
これは、商標法３条１項３号が「その商品の・・・品質・・・その他の特徴・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと定めており、「色」はここでいう「品質」「特徴」にあたるとされているためです。
しかし、どうしても商標登録をしたいという場合。
そんな時は、その文字をデザイン化して出願すると登録可能性は上がります。
先の条文でいうと「普通に用いられる方法で表示する」という部分が否定してやればよいのです。
今回取り上げる事件でも、色を表す「ＢＬＡＣＫ」の文字をデザイン化して商標登録を受けようとしました。
しかし、同じく「ＢＬＡＣＫ」をデザイン化して先に登録に至った商標と類似するとされて登録を拒絶されたというものです。
左が出願した商標、右が先に登録されていた登録商標です。
皆さんは類似すると思いますか？
２、商標の類否についての裁判所の判断
①商標の類否についての大前提
商標法４条１項１１号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁）。
裁判所の判断の出発点は、この最高裁判所の判断基準です。
②出願商標の認定
本願商標は、黒色の横長四角形内に白抜きで同じ書体かつ同じ大きさの「ＢＬ」及び「ＣＫ」の欧文字を、高さがこれらの欧文字と等しい灰色の四角形の下部を三角形状に切り取った図形の左右両側に均等に配置した構成からなるものである。
そして、上記図形は、その左右を「ＢＬ」及び「ＣＫ」との欧文字で囲まれている上に、これらの欧文字とも均等に配置されており、かつ、高さもこれらの欧文字と等しいことに加えて、その下部が三角形状に切り取られている形状であることから、欧文字の「Ａ」を想起させるものであり、我が国でも広く用いられている「ＢＬＡＣＫ（黒、黒色）」との英単語のうちの欧文字の「Ａ」の部分を当該図形により置き換えて図案化したものであることを容易に看取できるというべきである。
したがって、本願商標からは、上記英単語「ＢＬＡＣＫ」を発音した「ブラック」との称呼が生じ、併せて、「黒、黒色」との観念を生じる。
③引用商標の認定
他方、引用商標は、黒色で同じ大きさの星形の図形を縦に７つ並べ、上から４つ目の星形の図形（以下「本件星形」という。）を中心として、本件星形の高さに等しく、黒色で同じ書体かつ大文字・小文字の大きさに対応した「Ｂｌ」及び「ｃｋ」の欧文字をその左右両側に均等に配置した構成からなるものである。
そして、本件星形は、その左右を小文字の欧文字の「ｌ」及び「ｃ」で挟まれており、星形図形に近似した小文字の欧文字を直ちに見いだし難いことに照らすと、引用商標からは、「ビイエルシイケイ」との称呼が生じ、特定の観念を生じないといえなくもない。
もっとも、本件星形は、上記のように左右を「Ｂｌ」及び「ｃｋ」との欧文字で囲まれている上に、これらの欧文字とも均等に配置されており、かつ、高さもこれらの欧文字と等しいことに加えて、「Ｂｌ」、「ｃｋ」及びこの両者の間の１つの欧文字からなる英単語で我が国で広く知られたものには、「Ｂｌａｃｋ」及び「Ｂｌｏｃｋ」があるが、本件星形が頂点を５つ有していることから欧文字の大文字である「Ａ」を想起させる余地がある。ゆえに、引用商標は、「Ｂｌａｃｋ（黒、黒色）」との英単語のうちの欧文字の「ａ」の部分を本件星形により置き換えて図案化しているものと見ることもできる。
したがって、引用商標からは、上記英単語「Ｂｌａｃｋ」を発音した「ブラック」との称呼が生じ得るほか、併せて、「黒、黒色」との観念を生じ得るということができる。
④出願商標と引用商標のどこが似ているのか
以上によれば、本願商標と引用商標とでは、外観を異にするが、「ブラック」との称呼が生じる点及び「黒、黒色」との観念を生じる点で共通するというべきである。
⑤本当に「ビイエルシイケイ」という読み方が出てくるのか？
なお、この点について、被告は、本願商標及び引用商標からはいずれも「ビイエルシイケイ」との称呼が生じ、特定の観念が生じない旨を主張する。
しかしながら、本願商標のような構成の中に図形を配置した場合、当該図形が欧文字の「Ａ」を想起させることは前記のとおりであって、本願商標の称呼を検討するに当たり、欧文字部分（「ＢＬ」及び「ＣＫ」）と当該図形とを分離して観察することは、それ自体不自然であるというほかない。
また、引用商標のような構成の中に本件星形を配置した場合にも、本件星形が欧文字の「Ａ」を想起させる余地があることは前記のとおりであって、引用商標が欧文字「ａ」の部分を本件星形により置き換えて図案化していると見る余地を否定すべき事情も見当たらない。
よって、被告の主張は、失当として、採用できない。
⑥結論
本願商標及び引用商標の指定商品のうち、「マッチ」についてみると、本願商標と引用商標とでは、「ブラック」との称呼が生じること及び「黒、黒色」との観念を生じることで共通していることに加えて、「マッチ」の取引者及び需要者については、たばこ等におけるような取引の実情が認められず、他に「マッチ」という指定商品について本願商標と引用商標との類否判断に当たって検討を要する具体的な取引状況を認めるに足りる証拠もない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「マッチ」という指定商品に関する限り、商標法４条１項１１号に該当する類似の商標であるというほかなく、本件審決の判断も、結論において誤りとはいえない。
３、これから商標登録する場合の教訓
このように、パッと見のデザインが異なるように見えても、「商標登録」という観点からは類似と判断される場合があるということが重要です。
商標の類否は、単純に見た目だけでは決まらないのです。
ここが、商標登録の難しさでもあります。
しかも、この事件に関しては、同じ出願商標と引用商標であるにもかかわらず、類似しないと判断された指定商品があります。
上記の裁判所の判断の「結論」部分で「指定商品のうち「マッチ」についてみると」とされているように、類似と判断されたのは指定商品が「マッチ」であった場合であって、指定商品が「たばこ」のばあいは類似しないとされました。
なぜ、このような判断になったのか。
それは次回に検討したいと思います。
この記事は、知財高判平成２４．２．１５（平成２３（行ケ）１０３１１）を元に執筆しています。
