商標登録は、自社の商標を出願する前に、その商標と同一または類似する商標が登録されていれば登録できません。
このことはよく知られているのですが、商標の中には、このような他社の登録商標との関係で商標登録が認められないものの他、そもそも商標登録させるべきではないとして登録が認められない商標というものがあります。
商標実務で登録性の判断が厄介なのは、もちろん後者の商標です。
その代表格は商標法３条１項３号に定められています。
そこでは、次のように定められています。
商標法第三条
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
－中略－
第三号
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」
このような商標は、自社と他社の商品を識別する能力が無いとされることから、「識別力を欠く商標」と言われています。
今回は、より具体的なイメージを持っていただくために、実際に識別力を欠くとして商標登録が認められなかった事例をご紹介します。
１、出願にかかる商標
問題になった商標は「HOKOTA BAUM」という商標を「鉾田市産のバウムクーヘン」を指定商品として出願されたものです。
２、商標の識別力が無いという特許庁の判断に対する原告の反論
原告は
①「HOKOTA BAUM」で一体の商標であり「HOKOTA」と「BAUM」に分離することは適切でないこと、
②分離した結果「HOKOTA」部分から「鉾田市」が直接的に導き出されるものではないこと、
③「HOKOTA BAUM」は書体に特徴があり、商標法３条の「普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標」とはいえないこと、
④鉾田市はバウムクーヘンの産地、販売地として知られている地域ではなく、現に原告以外には「HOKOTA BAUM」の表示を用いて、バウムクーヘン」を販売している会社は無いこと、
等を挙げて特許庁がした原告商標は識別力を欠くという認定に対して反論しました。
３、商標登録の可否についての裁判所の判断
１ 商標法３条１項３号について
(1) 商標法３条１項３号の趣旨は，同条１項３号に該当する商標は，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものとして，商標登録の要件を欠くが，使用をされた結果，自他商品識別力を獲得するに至った場合には，商標登録を受けることができるものとしたものである。
(2) 商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである（最高裁昭和６０年（行ツ）第６８号 昭和６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁）。
よって，審決時において，本願商標が指定商品の産地又は販売地を表すものと取引者，需要者に広く認識されている場合はもとより，将来を含め，取引者，需要者にその商品の産地又は販売地を表すものと認識される可能性があり，これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには，その商標は商標法３条１項３号に該当するものと解するのが相当である。
２ 本願商標の商標法３条１項３号該当性
(1) 本願商標の構成
ア
本願商標は，やや太字の書体で「ＨＯＫＯＴＡ ＢＡＵＭ」と，欧文字を横書きしたものである。そして，「ＨＯＫＯＴＡ」の部分と「ＢＡＵＭ」の部分の間に，半角程度の空白を空けて表されている。
イ
本願商標の指定商品は，「鉾田市産のバウムクーヘン」であるところ，本願商標のうち「ＢＡＵＭ」の部分は，「ＢＡＵＭＫＵＣＨＥＮ（バウムクーヘン）」を認識させる語である。
また，本願商標のうち「ＨＯＫＯＴＡ」の部分は，茨城県にある「鉾田市」を表したものと理解される語である。
したがって，本願商標が指定商品に使用された場合，本願商標全体からも，「鉾田市」の「バウムクーヘン」という意味を有するものとして，取引者，需要者に認識されるものである。
(2) また，本願商標は，若干デザイン化した文字が使用されているものの，特殊なものとはいえず，「ＨＯＫＯＴＡ ＢＡＵＭ」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎないものである。
本願商標をその指定商品に使用しても，これに接する取引者，需要者は，「鉾田市のバウムクーヘン」又は「鉾田市産のバウムクーヘン」であることを表したものと理解するものと解される。
したがって，本願商標は，将来を含め，その指定商品の産地，販売地等を表すものと取引者，需要者に認識される可能性があり，これを特定人に独占使用させることは，公益上適当でない。
よって，本願商標は，自他商品の識別標識とは認識し得ないものであり，商標法３条１項３号に該当する。
３ 原告の主張について
(1) 原告は，本願商標が造語であり，欧文字の大文字で一体不可分かつ一連の構成態様であるから，本願商標全体を観察すべきであり，「ＨＯＫＯＴＡ」と「ＢＡＵＭ」に分離して観察ができないと主張する。
しかしながら，本願商標の構成は，そもそも一体不可分ではなく，「ＨＯＫＯＴＡ」の部分と「ＢＡＵＭ」の部分の間に半角程度の空白があるほか，これが指定商品である「鉾田市産のバウムクーヘン」に使用された場合，少なくとも「ＢＡＵＭ」の部分は「バウムクーヘン」の意味を有するために，取引者，需要者に対し商品の出所識別標識としての印象を与えないものであるから，これを分離して観察したことに，違法はない。
(2) 原告は，本願商標を構成する「ＨＯＫＯＴＡ」の構成部分は，欧文字であるから地名を間接的に表示したものであり，鉾田との姓（苗字）をも意味するもので，複数の観念が生ずるものであるとも主張する。
しかしながら，日本人名事典等に「鉾田」は掲載されておらず，広辞苑や大辞林においても「ほこた」は茨城県にある鉾田市を意味するものとして掲載されている。
そして，「鉾田市」を意味する語として「ＨＯＫＯＴＡ」が使用されている例は，多く存在するものである。
しかも，本願商標がその指定商品である「鉾田市産のバウムクーヘン」に使用された場合，「ＨＯＫＯＴＡ」の部分が「鉾田市」を意味するものと認識されることは，明らかである。
(3) 原告は，本願商標は「普通に用いられる方法」には当たらないとも主張する。
しかしながら，本願商標は，若干デザイン化した文字が使用されている程度であって，「普通に用いられる方法」で表示されているものである。
(4) 原告は，取引の実情や，別件商標等類似の登録例に照らし，本願商標は，商標法３条１項３号に該当しない旨主張する。
しかしながら，ある地域で生産されたバウムクーヘンを表す語として，「○○ＢＡＵＭ」又は「○○バウム」（○○は地名）という構成で使用されている例が多数見受けられる。
このことに照らしても，指定商品に本願商標を使用すれば，「鉾田市で生産又は販売されたバウムクーヘン」といった観念が生ずることは，明らかである。
なお，別件商標は，外観において本願商標とは異なるものであり，これが登録されていること等をもって，本願商標の商標法３条１項３号該当性の判断を左右するものではない。
(5) 原告の主張は，いずれも採用することができない。
４ 結論
以上の次第で，本願商標は，商品の産地，販売地，品質を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するというべきであり，また，原告は，同条２項に係る本件審決の判断を認めている。
よって，原告の請求は棄却されるべきものである。
４、これから商標登録する際に
このように、原告の反論はことごとく退けられ、「鉾田市産のバウムクーヘン」を指定商品とする「HOKOTA BAUM」の商標は商標登録を拒絶されました。
この原告の反論の中で、これから商標登録する際に参考になる点は③と④の反論が裁判所には受け入れられなかったということです。
③について。
原告の商標はマイクロソクトのワードに入っている書体でいえば「富士ポップ（P）」のような全体に丸い太文字で表されているのですが、この程度のデザイン化では「普通に用いられる方法」を脱したとは言えないと判断されていることには注意を要します。
いくら、独自のフォントを用いてロゴ化していますと言っても、それがその商品を販売する業界等でありふれたものと判断できるときには、「普通に用いられる方法」を脱しないと判断されます。
今回は、やや特徴を有するとしても、文字として普通に読める態様であったので、なおさら「普通に用いられる方法」ではないという反論は厳しかったと思われます。
例えば、筆記体でアルファベットを書き表しただけであるとか、毛筆体で漢字を書き表しただけというのであれば「普通に用いられる方法」を脱しないとされる可能性はあるということが重要です。
④について。
原告は、現にその商標を用いてバウムクーヘン」を販売しているのは自社だけであると反論していますが、これも受け入れられませんでした。
この裁判でも判示されていますが、
「商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである（最高裁昭和６０年（行ツ）第６８号 昭和６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁）。
よって，審決時において，本願商標が指定商品の産地又は販売地を表すものと取引者，需要者に広く認識されている場合はもとより，将来を含め，取引者，需要者にその商品の産地又は販売地を表すものと認識される可能性があり，これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには，その商標は商標法３条１項３号に該当するものと解するのが相当である。」
という部分は、裁判所の確定的な判断です
たとえ、現在そのような商品が販売されていないとしても、将来的に販売される可能性がある限り、現に販売されていないという反論は、裁判所には受け入れられないと考えておくことが無難であると言えます。
以上、地域名とその商品の普通名称を組み合わせた商標は商標登録することができないことを紹介してきました。
しかし、このような商標、今回でいえば「HOKOTA BAUM」のような商標が、消費者に受け入れられやすいという点は揺るぎのない事実だと思います。
重要なのは、商品の特徴がよくわかる、親しみやすい商標を用いることと、その商標を独占的に使用出来ることの両者をはかりにかけて、どちらがよりメリットがあるのか、自社の販売戦略を練る必要があることです。
独占的な使用権を度外視しても商品の浸透度を優先することも当然あるでしょうから。
この記事は知財高判平成24年10月3日（平成24(行ケ)10197）を元に執筆しています。
