そもそも商標登録は、ある商標と紛らわしい商標の出現を防止する点に意味があります。
では、紛らわしい商標とは何かというと、簡単に言えば、その商品やサービスの販売主体が紛らわしいことです。
このような販売主体が紛らわしいことを「出所の混同」を生じると言います。
そこで、商標法はある商標と混同を生じるような商標は商標登録を受けることができないと定めています（商標法4条1項15号）。
ただ、「出所の混同」を生じるか否かは、取引実情によって広狭があり、簡単に判断できません。
そこで、とりあえず先に出願されている登録商標と似ている商標は「出所の混同」を生じるものと考えて、商標登録を認めないようにしようとされています（商標法4条1項11号）。
似ている似ていない、つまり「類似」するか否かはある程度客観的に判断できるので、「出所の混同」が生じるか否かを探るより判断が難しくないからです。
このように、商標登録の要件としては「出所の混同」が「類似」より上位にあるので、たとえ先出願の登録商標に「類似」していなくても、ある商標と「出所の混同」を生じれば商標登録できないということになります。
では、今回、ご紹介する事件に入ります。
１、商標登録無効事件の概要
被告Ｙにより指定商品を固定潤滑剤とする商標「スバリスト」が出願されて登録されました。
これに対して、原告Ｘが指定商品を燃料等とする「スバル」の商標に類似する又は混同を生じるとしてＹの登録商標の無効を求めました。
「スバル」と「スバリスト」では「スバ」しか重複しないので、類似するというには無理があると思います。
そこで、争点は両者において「出所の混同」が生じるか否かという点になりました。
２、商標登録の無効についての裁判所の判断
１ 商標法４条１項１５号に係る判断について
(1)
商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の混同を生じるおそれがある商標が含まれる。
そして，上記の「混同を生じるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきものである（最高裁平成１０年（行ヒ）第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁）。
そこで，以上の観点から，本件商標の商標法４条１項１５号該当性について検討する。
(2) 本件商標と引用各商標との類似性について
ア 本件商標について
本件商標は，前記第２の１のとおり，「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなる。「スバリスト」の片仮名は，「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」の欧文字の読みを表したものであるから，本件商標からは，「スバリスト」との称呼を生じる。
また，本件商標の指定商品は，固形潤滑剤，燃料等であるところ，少なくとも自動車やその関連商品の分野では，本件商標出願当時，原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を「スバリスト」と称することは広く知られていたものと認められるから，本件商標に接した取引者，需要者にとってみれば，本件商標からは，原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念を生じ得ないものではない。
イ 引用商標１ないし３について
(ア) 引用商標１は，別紙引用商標目録記載１のとおり，「ＳＵＢＡＲＵ」の欧文字を横書きした構成からなり，その構成文字全体に相応した「スバル」との称呼が生じる。
そして，「スバル」は，原告が製造する自動車のブランドとして広く知られているから，引用商標１からは，単に「昴，牡牛座にある散開星団，プレアデス星団」との観念が生じるだけでなく，原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念が生じることは否定できない。
(イ) 引用商標２及び３は，別紙引用商標目録記載２及び３のとおり，いずれも「スバル」の片仮名を横書きした構成であり，構成文字全体に相応した「スバル」との呼称が生じる。
そして，前記(ア)と同様に，引用商標２及び３からも，「昴，牡牛座にある散開星団，プレアデス星団」との観念を生じるほか，原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念も生じ得る。
ウ 引用商標１ないし３との類似性について
以上によれば，本件商標と引用商標１とは，「ＳＵＢＡＲ」という文字を構成の一部に有している点で，また，本件商標と引用商標２及び３とは，「スバ」という文字を構成の一部に有している点で，それぞれ共通しているものの，その外観は全体として類似するものということはできない。
また，本件商標の称呼と引用商標１ないし３の称呼とは，語頭の「スバ」が共通するものの，本件商標は，「スバ」の後に「リスト」が続き，全５音で構成されているのに対し，引用商標１ないし３は，「スバ」の後に「ル」が続く全３音で構成されていることからすると，「ル」と「リ」は５０音中同じ行に属することなど原告が主張する事情を考慮しても，その称呼は全体として相違するものといわなければならない。
他方，本件商標からは，原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念が生じることがあり，引用商標１ないし３からも，原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念が生じ得るから，観念の点では，関連性があることは否定できないが，これらの観念も全く同一のものではなく，上記のとおり，外観や称呼の点で相違するものであることに照らすと，本件商標と引用商標１ないし３とが全体として類似する商標であるとまでいうことはできない。
エ 引用商標４について
引用商標４は，別紙引用商標目録記載４のとおり，「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」と欧文字と「スバリスト」の片仮名とを上下二段で横書きした構成である。
オ 引用商標４との類似性について
以上によれば，本件商標と引用商標４とは，文字の書体に若干の相違があるほかは，「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」及び「スバリスト」を構成する各文字や，これらを上下二段で横書きするという全体の構成も共通している。
したがって，本件構成と引用商標４とは，後記(4)のとおり指定商品を異にするものの，外観及び称呼において類似する商標であるといわなければならない。(3) 引用各商標の周知著名性について
原告は，自動車の車両・部品・関連資材の製造販売，航空機の製造販売等を目的とする株式会社であり，平成２２年度においては，日本国内で約１５万８０００台の自動車を販売し，平成２０年から平成２２年まで，日本国内における自動車の年間販売シェアで４％前後を維持している著名な企業である。
そして，引用商標１は燃料や固形潤滑剤等を，引用商標２は燃料や工業用油脂を，引用商標３は自動車やその部品等を指定商品とするものであるところ，引用商標１ないし３が，少なくとも自動車の分野において，取引者，需要者に広く認識されていることは当事者間に争いがない。
他方，引用商標４がその指定商品である紙類等について使用されていることを認めるに足りる証拠はなく，これが周知著名性を有するものであると認めることはできない。
(4) 本件商標の指定商品と原告の業務に係る商品との間の関連性等
ア 前記(3)のとおり，引用商標１は燃料や固形潤滑剤等を，引用商標２は燃料や工業用油脂を，引用商標３は自動車やその部品等を指定商品とするものであり，本件商標は，固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油及び工業用油脂を指定商品とするものであるから，本件商標の指定商品と引用商標１ないし３が使用される商品とは，同一又は関連性を有するものである。
イ 他方，引用商標４は，別紙引用商標目録４記載のとおり，紙類等を指定商品とするものであって，本件商標の指定商品とは，関連性を有するものではない。
(5) 混同を生じるおそれについて
前記(2)のとおり，本件商標は，外観や称呼において引用商標１ないし３と相違し，これらが全体として類似する商標であるといえないとしても，本件商標からは，原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念が生じることがあり，他方，引用商標１ないし３からも，原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念が生じ得るから，観念において関連性があることは否定できない。
また，前記(2)アのとおり，本件商標出願当時，自動車やその関連商品の分野では，本件商標を構成する「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」「スバリスト」との語は，原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を意味することが広く知られていたものであるが，この「ＳＵＢＡＲＩＳＴ」「スバリスト」との語が，原告の製造する自動車のブランドである「ＳＵＢＡＲＵ」あるいは「スバル」に由来する造語であることは明らかである。
そして，自動車の分野において，引用商標１ないし３が周知著名性を有していることは当事者間に争いがないことや，本件商標の指定商品は，引用商標１ないし３が使用される商品と同一又は関連性を有することなどを併せ考慮すると，本件商標をその指定商品に使用した場合，その需要者及び取引者において，本件商標が使用された商品が，例えば，原告から本件商標についての使用許諾を受けた者など，原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し，商品の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれがあることは否定できない。
したがって，本件商標が，商標法４条１項１５号に該当しないとした本件審決の判断は，同号の適用を誤るものであり，本件審決は，取消しを免れない。
３、これから商標登録する際には
判決の冒頭で示された基準が「出所の混同」の有無を判断する際の裁判所の定型基準です。
「出所の混同」が争点となるほぼすべての事件がこの基準によって判断されます。
判断基準自体はこの通り、明確なのですが、実際にそれを適用しようとすると、随分と細かいところまで判断しなければならないことがよくわかります。
出願の際もこのような要件に当てはまるのかを調査の上、出願するという運びとなりますが、かなり微妙な判断を下さなければなりません。
また、先出願の先登録商標に類似しないだけでは商標登録は認められない、またはいったん認められたとしても無効を言い渡されることがあるということになります。
魅力的な商標があり、その人気にあやかりたい、そこまでは考えていなくてもなんとなく似ているというような商標は採択段階で不採用にした方が良いと思います。
無用な争いを避けることがそもそもの商標登録の目的だったはずです。
変更が可能であれば、好んで紛争を招くような商標は採択しない方が良いのではないでしょうか。
この記事は知財高判平成24年6月6日（平成24(行ケ)10013 ）を元に執筆しました。
