そもそも「他社の商標を商標登録することが出来るのか」という疑問もあると思いますが、結論から言うと出来る場合もあります。
まず大前提として、その他社の商標が商標登録されていないことが必要です。
また、その商標があまり有名でないことも必要となります。
これらの条件を満たせば、他社の商標であっても商標登録することができます。
日本では商標登録の可否について先願主義（簡単に言うと早い者勝ち）が採られていて、先に商標登録出願をした方が登録されるからです。
このように、他社の商標を商標登録することはできます。
しかし、無事登録されたからと言っても、何らリスクが無いということにはなりません。
今回ご紹介するのは、他社の商標を商標登録した場合に、公序良俗に反するとして商標登録が無効とされた事件です。
１、商標登録の無効の根拠
商標法４条１項７号は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと定めています。
この公序良俗違反は、その事件ごとに個別事情を勘案して判断されることになるので、定型的な判断が難しいものです。
この判断の難しさは、今回の事件でも現れました。
２、事件の概要
(1) 原告の事業及びその使用に係る商標等
原告の直営店及びチェーン店に属する各店舗においては，「のらや」の屋号が使用され，店舗の看板，店舗内の暖簾，座布団，メニュー，箸袋，持ち帰り用商品の包装箱・包装袋等に，「のらや」の文字からなる商標（以下「原告文字商標」という。）及び猫の図形からなる商標（以下「原告図形商標」といい，これと原告文字商標を併せて「原告使用商標」という。）が，併記又は単独で表示されている。
(2) Ａ（原告の代表者）の登録商標
Ａは，平成１２年１２月２５日，「のらや」の標準文字からなる商標（以下「旧Ａ文字商標」という。）及び猫の図形からなる商標（以下「旧Ａ図形商標」といい，これと旧Ａ文字商標を併せて「旧Ａ商標」という。）につき商標登録出願をし，平成１３年９月２１日，いずれも指定商品及び指定役務を別紙指定商品等目録記載２のとおりとして設定登録を受けた。
その後，旧Ａ商標は，いずれも，Ａが所定の期間内に更新登録申請を行わなかったため，平成２３年９月２１日存続期間の満了を原因として，平成２４年５月３０日，抹消登録された。
(3) 原告と被告の関係
ア 原告と有限会社Ｅ（以下「Ｅ社」という。）は，平成１４年５月３１日，原告をフランチャイザー，Ｅ社をフランチャイジーとして，原告がＥ社に対し大阪府堺市向陵東町所在のうどん専門店「手打ち草部うどん のらや中環三国ヶ丘店」（以下「三国ヶ丘店」という。）の経営に関するノウハウを提供することなどを内容とするフランチャイズ契約を締結した。
イ Ｅ社と被告は，平成１４年１１月３０日，原告を立会人として，Ｅ社が三国ヶ丘店において行う営業を被告に譲渡する旨の契約を締結した。
ウ その後，三国ヶ丘店における営業は，平成１５年８月ころ，被告から有限会社Ｃに承継され，さらに，平成１９年７月ころ，有限会社Ｃから株式会社Ｄ（以下「Ｄ社」という。）に承継された。
被告は，Ｄ社の支配株主であり，実質的な経営者の地位にある。
エ 原告とＤ社は，平成２４年５月３１日，原告をフランチャイザー，Ｄ社をフランチャイジーとして，三国ヶ丘店の営業に関する従前のフランチャイズ契約を更新する旨の契約を締結した。
旧Ａ商標に係る商標権は，平成２３年９月２１日の存続期間満了により消滅したが，これは，Ａ及び原告が，商標権に関する知識を欠き，更新手続の必要性を認識していなかったため，上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず，更に，商標法２０条３項所定の存続期間の満了日経過後６月以内の期間（平成２４年３月２１日まで）にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。
他方，被告は，旧Ａ商標に係る商標権の存続期間満了日である平成２３年９月２１日，本件商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について，いずれも別紙指定商品等目録記載１の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った（以下，これらの商標登録出願を「本件出願」という。）。
その際，被告は，原告又はＡに対し，事前に本件出願の事実を告知しておらず，また，事後においてもその事実を進んで告知することはなかった。
被告が原告又はＡに対して本件出願の事実について述べたのは，平成２４年４月２３日にＡ及びＢと被告との間で話し合いが行われた際に，Ａらから本件出願の事実を指摘されたのに対し，これを認めたのが初めてである。
３、商標登録の無効についての特許庁での判断
特許庁では以下のように判断して、今回の商標登録を無効とは判断しませんでした。
原告は，本件商標の登録出願は，フランチャイズ方式によりうどん専門の飲食店を展開する原告がその各店舗の看板等において使用する原告図形商標とほぼ同一の商標を，原告の一加盟店の実質的経営者である被告が，旧Ａ商標に係る商標権の存続期間が満了することに乗じ，原告に無断で行ったものであり，公正な取引秩序を混乱させるおそれのある剽窃的なものであるから，本件商標は商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当する旨主張する。
しかし，被告は，原告の加盟店の実質的経営者として，原告使用商標を使用していた立場から，これらに係る商標登録が第三者に取得されることを危惧し，第三者の参入を防止することを主たる目的として本件商標の登録出願をしたものと認められ，本件商標を利用して原告に損害を与える目的等を持っていたとは認められないから，本件商標は，その出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして認めることができないようなものには該当しない。
したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当する商標ではない。
４、商標登録の無効についての裁判所の判断
これに対して裁判所は詳細な事実認定をした後に、次のように述べて商標登録の無効を言い渡しました。
(1) 被告が本件出願を行った目的について
ア 本件出願の経緯
本件出願が行われた平成２３年９月２１日当時，原告と被告は，本件フランチャイズ契約におけるフランチャイザーと，そのフランチャイジーであるＤ社の実質的経営者という関係にあった。
そして，本件フランチャイズ契約において，フランチャイジーは，フランチャイザーである原告の許諾の下で「のらや」の名称やサービスマーク等を使用して営業を行い，これに対する対価としてロイヤリティを支払うこととされていたのであるから，フランチャイジーであるＤ社及びその実質的経営者である被告としては，原告が原告チェーン店の各店舗において使用する原告使用商標に係る権利を尊重し，原告による当該権利の保有及び管理を妨げてはならない信義則上の義務を負っていたものということができる。
なお，原告においては，原告使用商標に係る権利について，原告自身ではなく，原告の代表者であるＡ個人が旧Ａ商標を商標登録し，これに係る商標権を保有するという形で管理していたのであるから，Ｄ社及び被告としては，Ａの旧Ａ商標に係る商標権について，上記のような義務を負っていたものといえる。
しかるところ，被告による本件出願は，原告図形商標と同一であり，かつ旧Ａ図形商標と酷似した猫の図形からなる本件商標及び原告チェーン店の屋号である「のらや」の標準文字からなる商標について，原告の業務に係るうどんの提供及びうどんの麺・つゆ等を指定役務及び指定商品に含むものとして商標登録出願するものであり，これに基づく商標登録が認められることになると，原告が原告使用商標を使用するための法的な裏付けとなる商標権を原告の一フランチャイジーの実質的経営者である被告が保有することとなり，原告にとっては，被告の対応次第で原告使用商標の使用に支障を来すなど重大な営業上の不利益を受けるおそれが生じることになるのであるから，このような本件出願を被告が行うことは，上記信義則上の義務に反する行為といわざるを得ない。
加えて，被告は，本件出願を旧Ａ商標の商標権存続期間が満了するまさにその日に行ったものであり，しかも，本件出願の事実を，事前にＡ又は原告に告知せず，また，事後においても，本件出願から７か月余りが経過した平成２４年４月２３日までＡ又は原告に告知することなく秘匿し続けたのであり，同日のＡ及びＢとの話し合いの際に本件出願の事実を認めたのも，自ら進んでのことではなく，Ａらからの指摘を受けてのことにすぎない。
以上のとおり，原告チェーン店のフランチャイジーであるＤ社の実質的経営者として，原告使用商標の法的な裏付けとなる旧Ａ商標に係る商標権を尊重し，原告及びＡによる当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が，旧Ａ商標の存続期間が満了するタイミングに合わせて，原告に重大な営業上の不利益をもたらし得る本件出願を行い，しかもそのことを原告側に秘匿し続けたという本件出願に係る経緯からすれば，被告が本件出願を行った目的については，他に合理的な説明がつかない限りは，何らかの不正な目的によるものであることが強く疑われるというべきである。
特に，本件出願が行われた平成２３年９月の直前である同年６月から８月ころの時期においては，原告とＤ社との間で，三国ヶ丘店における本件食材代金等債務の支払遅延が問題となっており，Ａと被告との間でその回収に向けた話し合いが行われていたことからすれば，被告がこのような原告との金銭的な交渉を想定し，自己に有利な交渉材料とする目的で本件出願を行うことも，十分考え得ることといえる。
イ 本件出願の事実が発覚した後の被告の言動
次に，本件出願の事実が原告側に発覚した後に行われたＡ及びＢと被告との交渉における被告の言動をみると，被告が，本件出願の事実を自己に有利な交渉材料として利用し，原告から過大な金銭的利得を得ようとしていることが明らかである。
すなわち，被告は，平成２４年４月２３日の話し合い以来，Ａらが一貫して本件出願の取下げを求めていることに対しては明確な回答をせず，同年１０月１０日及び同月２３日の話し合いにおいては，原告に三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを求め，その金額次第では本件出願の取下げも可能である旨を述べるなどしており，原告にとって脅威となっている本件出願の事実を，三国ヶ丘店の店舗設備等を原告にできるだけ高額で買い取らせるための交渉材料として現に利用している。
しかも，その中で，Ｂは，三国ヶ丘店の店舗設備等の経済的価値はゼロであり，原告がこれを買い取ることはない旨を明言し，これとは別個の話として，本件出願を取り下げることの見返りに解決金１００万円を支払うことなどを提案しているにもかかわらず，被告は，飽くまでも三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを求め，これと一体でなければ本件出願の取下げにも応じられないという態度をとっているのであり，原告側において経済的メリットがないとして明確に拒否している三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを，本件出願の事実を利用して原告に承諾させようとしているものといえる。
加えて，被告は，その場合に原告が支払うべき金額について，三国ヶ丘店の店舗設備等の「簿価額プラスアルファ」などと述べており，具体的な金額の提示はしていないものの，原告側が提案した１００万円の解決金を「全然隔たりがある」あるいは「はした金」などと述べていることからすれば，１００万円を大きく上回る，少なくとも数百万円程度の金額を暗に示唆していたものといえる
ところ，そのような金額は，三国ヶ丘店の店舗設備等の経済的価値をゼロと評価し，本件出願を取り下げることのみについての解決案として解決金１００万円の支払等を提案している原告から見れば，明らかに過大な金額というべきである。
以上のとおり，被告は，原告との交渉の中で，本件出願の事実を，原告側が拒否の態度を示している三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを原告に承諾させ，原告から過大な金銭的利得を得るための交渉材料として現に利用しているのであり，このような被告の言動は，本件出願に係る経緯と相まって，被告による本件出願の目的が，そもそも本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を原告との金銭的な交渉を有利に進めるための材料として利用し不当な利益を得ることにあったことを推認させるものといえる。
なお，三国ヶ丘店閉店後のＡ及びＢとＤとの交渉経過をみると，Ｄは，原告の経営に参加したいという自らの要求をＡらに承諾させるための交渉材料として，被告が本件出願に係る商標権を保有している事実を利用している。
そして，上記交渉に関して，Ｄと被告との間にいかなる意思の連絡があったかについては証拠上明らかではないものの，少なくとも，被告がＤに本件出願に係る商標権に関わる交渉の権限を与え，ＤがＡらと交渉を行うことを黙認していたことは明らかであるから，このような被告の対応も，本件出願の目的が前記のようなものであったことを推認させる一事情ということができる。
ウ 被告が主張する本件出願の目的
他方，被告は，本件出願を行った目的について，旧Ａ商標に係る商標権が存続期間の満了によって消滅した場合に，第三者が原告使用商標に係る商標登録を取得するのを防止するためであったなどと主張する。
しかしながら，仮に，被告が主張するような事態が危惧されるのであれば，そのような事態にならないようＡらに対し，旧Ａ商標の商標権存続期間の満了が迫っていることを指摘し，その更新登録手続を怠らないよう注意喚起すれば足りるはずであるし，特に，原告チェーン店のフランチャイジーであるＤ社の実質的経営者であり，かつ，原告の株主の一人でもあった当時の被告の立場からすれば，そうするのが当然であり，かつ自然な行動ということができる。
しかも，本件出願が行われる直前の平成２３年６月から８月ころには，Ａと被告の間で，未払となっていた本件食材代金等債務の回収に向けた話し合いがたびたび行われていたのであるから，そのような機会に，被告からＡに対し上記のような指摘等を行うことは容易であったはずである。
ところが，実際には，被告は，そのような行動はとらず，かえって本件出願を行うことをＡに秘匿したまま，旧Ａ商標の存続期間満了の日に合わせて本件出願を行っているのである。
この点に関し，被告は，Ａとの話し合いの中で，「原告の経営状態が悪いことから，Ａは旧Ａ商標の存続期間の更新手続をしないだろうと思った」などとも説明する。
しかし，仮に，当時の原告の経営状態が悪かったとしても，原告及びＡが，現に原告チェーン店の営業が継続している中で，原告使用商標の法的な裏付けとなる旧Ａ商標に係る商標権が消滅するのをあえて放置することは通常考え難いことであるから，被告の上記説明は，不自然というべきである。
また，仮に，Ａが旧Ａ商標の存続期間の更新手続をしないとの危惧があるのであれば，Ａにその点を確認すれば足りることであり，かつ，それは容易なことであったから，そのような確認をすることもなく，Ａは旧Ａ商標の存続期間の更新手続をしないだろうと思ったなどという説明も，不自然というほかない。
更に言えば，仮に，被告による本件出願の目的が，第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためであったのだとすれば，被告としては，フランチャイザーである原告によって原告使用商標に係る商標権が確保されるようになれば足りるはずであり，それが実現されるのであれば，本件出願を維持することに固執する理由はないはずである。
ところが，被告は，本件出願の事実が発覚した後のＡらとの交渉において，Ａらから，原告使用商標に係る商標登録を改めて取得したいとの意向を告げられ，そのために必要であるとして本件出願の取下げを求められているにもかかわらず，これに応じようとはせず，かえって本件出願の事実を自己に有利な交渉材料として利用する行動をとっているのである。
以上によれば，本件出願を行った目的が第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためであったとする被告の説明は，被告の実際の言動と明らかに矛盾しており，不自然・不合理なものというべきである。
エ まとめ
以上の諸事情を総合考慮すれば，被告による本件出願の目的が，被告が主張するような第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためなどではなく，原告との金銭的な交渉において本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあったことは，優にこれを認定することができる。
(2) 公序良俗違反の有無について
以上のとおり，被告による本件出願は，原告チェーン店のフランチャイジーであるＤ社の実質的経営者として，旧Ａ商標に係る商標権を尊重し，原告による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が，旧Ａ商標に係る商標権が存続期間満了により消滅することを奇貨として本件出願を行い，原告使用商標に係る商標権を自ら取得し，その事実を利用して原告との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものということができる。
そして，このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば，被告による本件出願は，原告との間の契約上の義務違反となるのみならず，適正な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり，これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは，公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって，「商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的（同法１条）にも反するというべきである。
してみると，本件出願に係る本件商標は，本件出願の目的及び経緯に照らし，商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するものといえる。
なお，被告は，そもそも旧Ａ商標に係る商標権が消滅したのは，原告及びＡが，存続期間の更新登録手続を怠るというフランチャイザーとしての重大な義務違反を犯したことによるものであり，本件商標が公序良俗に反するか否かの判断においては，原告及びＡのこのような義務違反を重視すべきである旨を主張する。
確かに，旧Ａ商標に係る商標権が消滅したのは，原告及びＡがそもそも商標権の存続期間の更新手続の必要性を認識していなかったために，その手続を行わなかったという初歩的な過失によるものであり，このことが，原告チェーン店のフランチャイジーらに対する重大な義務違反となることは明らかである。
しかしながら，これを被告との関係でみると，被告は，上記のようなＡ及び原告の過失によって生じた旧Ａ商標に係る商標権の消滅という事態を意図的に利用して，原告使用商標に係る商標権を自ら取得し不当な利益を得ようとしたのであり，いわばＡ及び原告の上記過失に乗じて背信的な行為に及んだのであるから，このような被告の行為の背信性が，Ａ及び原告の上記過失の存在によって減じられるということにはならない。
したがって，原告及びＡに上記のような重大な義務違反があるからといって，本件商標が公序良俗を害するおそれのある商標に該当するとの上記判断が左右されるものではない。
(3)結論
したがって，審決が，本件商標は商標法４条１項７号に該当する商標ではないとした判断には誤りがある。
５、これから商標登録する際に
このように裁判所は公序良俗違反を認めて商標登録の無効を言い渡したのです。
もともと商標を使用していたフランチャイザーとの関係を事細かに認定していく過程で、商標権者の背信性が浮き彫りになったことが無効と判断された原因です。
やはりこのような商標はいくら先願主義の国だからといっても商標登録をすべき出来ではないでしょう。
今回の事件もそうですが、結局裁判という多額の費用と労力、時間をかけても商標登録は無効とされてしまっているのですから。
せっかく商標登録するのであれば、あまり剽窃的な商標を使用せず、オリジナルの商標で勝負すべきだと思います。
今回紹介した事例とは異なり、フランチャイジーによる商標登録が公序良俗に反しないとされた事例もあります。
両事例では、どこが判断の分かれ目であったのか、別の記事がありますのでそちらも見ていただければと思います。
フランチャイズ当事者の商標をめぐる争い２～ハイパーホテル事件～
この記事は知財高判平成27年8月3日（平成27(行ケ)10022）を元に執筆しています。
